É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de cessão do direito de uso de marca. Este é o entendimento do colendo STF no ARE 1.289.257.
O recurso foi interposto pelo Município de São Paulo junto ao TJSP, que entendeu que a atividade seria insuscetível à incidência do imposto, pois a cessão do direito de uso de marca envolve obrigação de dar, que não se confunde com prestação de serviço.
Contudo, monocraticamente, o relator, Ministro Luiz Edson Fachin, deu provimento ao recurso para assentar a possibilidade de cobrança de ISS sobre a cessão de direitos de uso de marca. A empresa recorreu e, por unanimidade, o entendimento foi mantido pela 2ª Turma, com base em precedente formado no Recurso Extraordinário (RE) nº 603.136.
Ocorre que este caso não é exatamente igual ao julgado pelo STF no RE nº 603.136. Naquele caso, o precedente formado vinculava-se a contratos de franquia, que foram considerados contratos de natureza mista, com obrigações de dar e de fazer, atraindo, assim, a incidência do ISS.
No entanto, neste caso havia apenas cessão de marca e não um contrato de franquia, razão pela qual não parece haver o mesmo alinhamento jurídico em razão da ausência de similaridade fática.
